Het unitaire octrooi komt er aan, maar wil je dat wel?

Het hangt al tien jaar in de lucht, maar nu lijken ze er toch echt aan te komen: het Europese “unitaire octrooi” en het “Unified Patent Court” (UPC). Wat betekent dit voor jou als aanvrager van Europese octrooien?

Als we een Europese octrooiaanvraag indienen, leidt dat via een centrale beoordelingsprocedure bij het Europees Octrooibureau tot een goedgekeurde specificatie van het octrooi. Direct na de publicatie daarvan kan deze in elk van de landen die zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag als een nationaal octrooi worden geregistreerd. Daarbij moet in veel landen een vertaling van de tekst worden gemaakt en ingediend, en er moet in elk van die landen apart jaarlijks een bedrag worden betaald om de octrooien in stand te houden.

Aantrekkelijke nieuwe optie

Nu komt er, naar verwachting tegen het einde van 2022, de mogelijkheid om direct na de verlening het octrooi als een “unitair octrooi” te registreren. Dit is één octrooi dat in 17 landen tegelijk van kracht is (zie kaartje). Dit lijkt aantrekkelijk, omdat je (veel) minder registratiekosten en vertaalkosten hoeft te betalen om het octrooi in al die landen geldig te laten worden. Ook het bedrag dat jaarlijks moet worden betaald voor de instandhouding van één unitair octrooi is veel lager dan het totale bedrag voor de 17 landen apart.

Of toch niet?

Toch zullen octrooihouders zeker niet altijd voor een unitair octrooi gaan kiezen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat een octrooi in de huidige praktijk bijna nooit in al die 17 landen wordt geregistreerd. Gemiddeld gebeurt dit in slechts drie á vier van de deelnemende landen.

De hoogte van de instandhoudingstaksen kan dan een overweging zijn om een andere keuze te maken. In de volgende grafiek worden als voorbeeld de jaarlijkse kosten (in €) voor instandhouding van een unitair octrooi vergeleken met de kosten voor instandhouding van het octrooi vanaf het vijfde jaar, in een beperkt, en in de tijd afnemend, aantal van de deelnemende landen (in dit voorbeeld Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië).

Je ziet dat in dit – realistische – voorbeeld vanaf het vijftiende jaar de kosten voor het unitaire octrooi (“UP maintenance costs”) veel hoger uitvallen dan voor nationale octrooien in het beperkte aantal landen (“NL, DE, FR, IT maintenance costs”). Het is voorstelbaar dat je als octrooihouder moet besluiten om het unitaire octrooi vanwege de hoge kosten op een gegeven moment te laten vallen, terwijl bij registratie in losse landen je strategisch kunt kiezen voor handhaving van het octrooi in de voor jou belangrijkste markten, tegen lagere kosten.

Bezint eer ge begint

De keuze voor registratie als unitair octrooi is onomkeerbaar, want je kan daarna niet alsnog het octrooi in landen apart registreren. Het is daarom van belang om voordat je voor het unitaire octrooi kiest vooruit te kijken en deze afweging voor jouw situatie te maken. En het is een goed idee om dit met je octrooigemachtigde te overleggen.

Een volgende keer gaan we het hebben over de rol van het “Unified Patent Court”, een andere overweging bij het al dan niet kiezen voor het unitaire octrooi.

Vorige blogs: Octrooigemachtigde, wie en waarom? | Alles over Nice klassen